okx

售卖正品也可能侵犯商标权——克鲁勃润滑剂分装商标侵权案分析

企业 知识产权

◎ 文 《法人》杂志全媒体记者 李辽

编者按:

在推进全面依法治国不断深入的大背景下,企业法治建设持续发展。对关键领域及核心技术的知识产权保护不断加强,对有再生希望的企业进行破产重组,为推动依法合规治企提供指导和借鉴。本刊邀请法学专家、法律学者、专业律师等,针对一些典型案例进行解析,以期对企业法治建设与合规管理、风险防控、高质量发展提供参考。

对于消费者而言,商标可以区别不同的商品和服务来源,还具有商品品质保证等衍生功能。随着社会经济高速发展,针对商标的侵权方式和行为越来越多,对商标的品质保证功能形成破坏,对商品及品牌声誉造成损害。

▲CFP

近年来,正品分装行为在市场上较为常见,由此引发的商标侵权纠纷也成为焦点。该行为是指未经商标权人许可擅自将其商品分别装入贴附有其相同商标的包装中,并将分装后的商品进行再销售的行为。如引发关注的“不二家糖果案”,该案被告将不二家品牌的散装糖果分装到自行购买的带有原告商标的包装盒,在实体店及网店销售,最终法院认定此行为侵权。克鲁勃润滑剂分装商标侵权案也是近期典型的正品分装销售侵害商标权案件,2022年4月入选上海知识产权研究所评选的“2021年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”。该案对于正品分装销售行为的商标侵权判定以及厘清知识产权刑民交叉案件中的证明标准与事实认定,具有一定价值。

克鲁勃润滑剂分装商标侵权案中,原告克鲁勃润滑剂(上海)有限公司(下称“克鲁勃上海公司”)系“克鲁勃”系列注册商标权利人,被告分别为上海信裕润滑技术有限公司(下称“信裕公司”)、该公司法定代表人邹某以及员工袁某某。

邹某未经克鲁勃上海公司许可,指使袁某某等人销售假冒“克鲁勃”品牌润滑剂,并向他人定制小罐,将大罐正品克鲁勃润滑油分装成小罐润滑油,加贴自行委托印制的假冒原告注册商标的标识后予以销售。原告认为,被告的灌装、分装行为侵害了其商标权,故诉至法院,请求判令三被告立即停止商标侵权行为,连带赔偿原告经济损失2500万元及合理费用25万元。

三被告辩称,原告主张的灌装行为已在另案刑事诉讼中进行认定,并由相关人员承担了刑事责任;分装的润滑油系信裕公司通过合法渠道购买的“克鲁勃”品牌正品,涉案分装行为中的商标使用属于指示性合理使用,故分装行为不构成侵权;邹某、袁某某作为公司员工系职务行为,不应当承担侵权责任。

一审法院经审查认为,关于被告信裕公司将大罐“克鲁勃”品牌润滑油分装成小罐“克鲁勃”品牌润滑油的行为:1.被控分装小罐上贴附商标,是为了向客户表明分装后的小罐润滑油来源于克鲁勃品牌权利人,以便获取更高额利润,并非为了说明、描述、指示商品而正当使用涉案商标,此种标识添附行为并没有改变商标的来源识别功能,故不属于指示性使用等合理使用,应构成商标性使用。2.被控分装行为破坏了商标的品质保证功能。商品分装行为会涉及正品包装抑或产品本身的改变,使得分装后的商品不同于原来的商品,而权利人已经失去了对商品品质的控制,这种改变可能会直接影响甚至损害到权利人商品的声誉。尤其对于润滑油这种储存条件、内在精细度要求较高的产品来说,商标的品质保证功能更容易受到损害,使相关公众对该商品的认可度和信赖度降低,在一定程度上会损害原告的品牌声誉。3.被控分装行为不适用商标权利用尽原则。适用商标权利用尽时,使用人必须保证商品来源于商标权利人,且销售中不能对商品进行任何形式的改变,不能影响商标的来源识别功能和品质保证功能。被控分装行为破坏了润滑油的包装,或将低等级润滑油标识为高等级润滑油,损害了产品的质量和商标权利人的信誉,不能适用商标权利用尽原则。综上,涉案分装行为属于商标法第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为。二审法院维持原判。

专家点评

正品分装行为的商标侵权判定思路

本案焦点

一、区分“商标使用”与“商标指示性合理使用”

商标法意义上的“商标使用”是指将商标用在商品、商品包装或广告宣传等商业经营活动中,其目的在于识别商品来源。“商标指示性合理使用”也被称为“商标被提及的合理使用”,通常适用在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中,是指在诚信的前提下,经营者为了客观地说明商品或者服务的特点、用途等,在生产经营活动中善意地使用他人商标的行为。例如:耳机生产商为了表明所生产的耳机与某些品牌手机的适配性,可以合理地使用“适用于iPhone、华为手机”等来介绍自己的产品,但该种使用需注明“适用于”“兼容于”等指示性词汇,并以合理正当为限。换言之,指示性使用他人商标的目的在于说明自己商品的特点,而并非识别商品来源。

从行为本身来看,正品分装行为的目的在于向消费者展示商品来源,而非介绍商品特性。因此,正品分装销售时贴附商标的行为不属于指示性使用。

本案中,如果信裕公司在正品分装品上附以其他商标,如信裕公司的商标,则可能构成商标法第五十七条第五项规定的“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”情形,也就不再是简单的分装行为。但信裕公司并未在分装品上附以其他标识,也没有说明商品系分装而来,而是始终以“克鲁勃”商标对外推广、销售。因此,其分装并在分装品上贴附权利人商标的行为,显然是将其作为商标使用,目的在于识别商品来源,属于商标法意义上的“商标使用”。

二、正品分装行为不适用“商标权利用尽原则”

因为分装的是正品,所以在此类侵权案件中,被告基本会以“合理使用”及“商标权利用尽原则”作为抗辩理由。但权利用尽原则不仅要求商品来源于商标权利人,且销售中不能对商品进行任何形式的改变,通俗来讲,就是怎么买进就怎么卖出。如果买进商品后又对其进行重新改造、包装变更等,就可能导致商品性质发生变化,从而影响商标权利人对商品品质的控制及对商标所有权的享有。

因此,正品分装行为的产品虽来源合法,但在销售时却将受到破坏的商品进行包装,分装后的产品不仅包装规格区别于正品,质量也无法保证,损害了正品产品质量和权利人声誉。因此,正品分装行为不适用“商标权利用尽原则”。

侵权判定的不同思路

商标的主要功能在于识别商品来源,因而是否造成市场混淆历来是判定侵权与否的重要标准。本案中,法院并未对是否造成混淆予以评述,而是重点分析并认定正品分装行为破坏了商标的品质保证功能,从而认定构成侵权。那么,对于正品分装销售行为进行侵权判定,是应该以“混淆可能性”还是“破坏商标的品质保证功能”为思路呢?

本案考虑了润滑油的特殊性以及分装对润滑油质量影响的可能性,认为分装行为可能让商品性质产生改变,进而损害商标品质保证、信誉承载的功能。同样,“不二家糖果案件”中,原告认为被告使用的包装质量明显差于正品产品包装质量,损害了原告商标的品质保证和信誉承载功能。审判这两个案件的法院均认为重新包装转销行为破坏了权利人同标商品品质的统一性,进而构成了对商标品质保证功能的损害,属于商标法第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害”,构成商标侵权。

此外,本案一审法院适用商标法第五十七条第七项裁判的同时,又说明“涉案润滑油灌装及分装后,被销售给信裕公司客户,进入市场流通,该行为中包括了委托制作假冒标识并使用在商品上最后销售的过程,商标法第五十七条第一项及第七项规定已可以对此进行评价,无需再适用第三项、第四项规定单独评价”。

可见,本案一审法院亦认可涉案分装行为可由商标法第五十七条第一项评价,即认可正品分装行为属于“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”行为,因而在侵权判定时不适用混淆性判断。这点不同于“不二家糖果案件”的审判思路,无论是否造成市场混淆,只要正品分装行为侵害了商标的品质保证功能,也可认定为侵权。

在上海市普陀区人民法院一审、上海知识产权法院二审的“五芳斋”礼盒粽案中,二审法院认定将散装粽装入假冒礼盒中对外销售,会使公众对礼盒粽商品产生混淆误认,破坏礼盒上注册商标与礼盒内商品的来源指示关系,侵占正品礼盒粽的市场份额,对上诉人通过注册商标在礼盒粽商品上积累的商业声誉产生不良影响,适用了商标法第五十七条第二项及第七项来认定该行为构成商标侵权。

以上3个案件虽然结果均是判定构成商标侵权,但其中审判思路和法律适用不尽相同。“克鲁勃案”对混淆问题避而不谈,仅从破坏商标的品质保证功能角度认定构成侵权;“不二家糖果案”明确认定判定商标侵权无需以产生混淆可能性为必要前提,只要破坏了商标的品质保证功能即可认定构成侵权;“五芳斋”案对是否破坏商标的品质保证功能并未进行认定,而是认为分装后的礼盒同正品礼盒不同,是在相同商品上使用了近似商标,因此从市场混淆角度认定构成侵权。

由此可见,正品分装行为的侵权认定要结合个案情况,从商品特性、分装品与正品比对、分装行为的实际影响等方面综合考虑。

是否适用“混淆可能性”,要审查分装包装与正品包装的一致性,若分装包装与正品包装基本一致,仅容量规格的差异或包装质量的差异,则可以定性为第五十七条第一项,属于同种商品、相同商标的情形,因而可以不考虑市场混淆可能性。若分装包装与正品包装版面设计有所差异,则要适用第二项同种商品、近似商标的情形,从而要对混淆性进行认定。

而品质保证功能,实际就是对商品的质量要求。若商品质量发生变化,则是对商标品质保证功能的损害。并非所有正品分装行为均会破坏商标的品质保证功能,对于是否破坏商标的品质保证功能,需要根据案情结合商品特性及具体证据进行个案认定。如果分装的是可以直接接触的液体、膏状或粉末状商品,则分装很可能会导致商品本身的品质发生改变。如果是半成品或已经附有包装的、化学属性比较稳定、物理状态较为稳固的商品,分装改变产品本身质量的可能性较低,就不易认定破坏了商标的品质保证功能。但若分装的包装与原包装相比质量有明显差异,会影响消费者对商品整体质量的期待,对品质保证功能有所损害。

总之,虽然审判思路有所不同,但无论是造成市场混淆还是破坏了商标的品质保证功能,均是对商标权利人利益的损害,都属于侵权行为。

真诚是企业长久经营“必杀技”

从化妆品到食品再到工业产品,正品分装向来以一种“独特”方式存在。经营者认为自己销售的是正品,为正品增加了销量,所以合法,因此肆无忌惮。但正品权利人并不想要这样的“销量”。从近些年法院审理的案件来看,这类分装行为基本会被认定为侵权行为。

法院的审理思路也恰好回应了经营者的“正品”理论。回归侵权判定标准,也就是要审查:第一,是否属于商标性使用;第二,是否适用商标权利用尽原则;第三,是否容易造成混淆或是否破坏了商标的品质保证功能。对于第一、第二,目前法院标准一致,均认为正品分装行为构成商标性使用,且不适用权利用尽原则,而对于是依据“混淆可能性”还是“破坏商标的品质保证功能”,个案情况均有所不同,但结论基本都是构成侵权。

这也提醒经营者,正品分装行为在现实中侵权风险极高,莫要铤而走险。即便获得权利人授权,也要合法、善意地使用权利人的商标,不能故意误导消费者。

责编|惠宁宁

编审|崔晓林

校对|张 波 张雪慧

来源|《法人》杂志2023年05月总第231期

相关内容

扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根

洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线···

全国港口前三季度吞吐量出炉

1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,···

定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地

海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9···

45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市

□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限···

山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换

近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此···

为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题

“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会···

关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息

2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价···

每日新闻,60秒知晓世界热点

2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮···

2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?

随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9···

老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显

中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31···

紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场

骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M···

宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕

前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发···

压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城

恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿···

《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布

导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,···

中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿

他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,···

油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!

随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局···

共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性

新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家···

润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行

润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来···

国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏

在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢···

竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。

近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包···